A 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do Président Restaurante (atual Les Présidents), comandado pelo chef Erick Jacquin, e manteve a proibição ao estabelecimento de usar a mesma marca e denominação social da marca de laticínios Président.
O colegiado também manteve a decisão de primeira instância, que condenou o restaurante a pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais, além de ressarcimento por danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença.
Divulgação / Les PrésidentsO caso concreto trata de uma ação de abstenção de uso de marca nominativa e mista cumulada com reparação de danos. O caso teve início em 2019, quando a empresa B.S.A., titular dos registros da marca Président perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e integrante do grupo Lactalis, tomou conhecimento da existência do Président Restaurante, em São Paulo, com mesmo nome e identidade visual semelhante à sua marca.
A fabricante de laticínios processou o restaurante alegando que o uso indevido da marca gerava risco de confusão no mercado e aproveitamento parasitário — conduta em que uma empresa usa a fama, o prestígio ou a imagem de outra marca famosa sem autorização.
A empresa ressaltou, ainda, que um dos sócios do restaurante havia tentado registrar as marcas “Président” e “Les Présidents” no INPI para o segmento de serviços de refeição, mas teve seus pedidos indeferidos pela autarquia justamente pela coincidência com registros anteriores da marca de laticínios.
O restaurante de Jacquin, por sua vez, sustentou que as partes atuam em segmentos econômicos totalmente distintos — laticínios vendidos em supermercados versus restaurante de alta gastronomia atrelado à imagem do chef Erick Jacquin. O chef alegou ainda que a palavra “Président” é expressão genérica do idioma francês e que não ficou comprovada a confusão entre os consumidores nem o desvio de clientela.
Abalo à honra objetiva
Relator do processo no TJ-SP, o desembargador Sérgio Shimura negou provimento ao recurso do restaurante e manteve a sentença integralmente. O acórdão confirma que o uso não autorizado de marca consolidada no mesmo setor amplo de mercado gera abalo à honra objetiva da empresa titular.
O magistrado rejeitou a preliminar de cerceamento alegada pela empresa ré, que pleiteou a realização de perícia. O relator dispensou o procedimento ao concluir que a instrução processual continha elementos suficientes para o julgamento. Shimura também afastou a alegação de incompetência por se tratar de ação fundada em concorrência desleal e infração de marca, matérias consideradas pertinentes à jurisdição estadual.
O relator explicou que a limitação da proteção da marca à sua classe de registro cede espaço diante da proximidade dos mercados de atuação e da possibilidade de associação indevida.
“Em que pesem os argumentos da parte ré, o princípio da especialidade, que limita a proteção da marca à classe de produtos ou serviços em que está registrada, não é absoluto. Na hipótese, embora as partes atuem em segmentos distintos (produtos alimentícios e serviços de restaurante), há afinidade evidente entre os ramos, ambos inseridos no setor de alimentação, dirigidos a público consumidor comum, o que basta para caracterizar a possibilidade de associação indevida”, afirmou.
O entendimento do magistrado é de que, ao comparar os logotipos das duas empresas, fica evidente a identidade visual entre as marcas, inclusive com uso das mesmas cores, o que evidencia a possibilidade de confusão entre os consumidores.
“Na hipótese dos autos, a violação da honra objetiva reside no fato de que a utilização indevida da marca das autoras para atuação exatamente no mesmo ramo de atividades (alimentação), de modo a lesar a própria identidade da marca, gerando confusão no mercado consumidor e desvio de clientela”, disse.
A manutenção da indenização por dano moral foi fundamentada no REsp.1.327.773-MG, do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “o dano moral por uso indevido da marca é aferível in
re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral”.
Já a manutenção por dano material baseou-se no artigo 210, da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), que dispõe sobre os lucros cessantes.
“Considerando que na hipótese dos autos restou evidente a prática de concorrência desleal, bem como o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca, situação que ocasiona efetivo desvio de clientela, as autoras fazem jus à indenização pelos danos materiais e morais presumidos, decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, nos termos da r. sentença, pelo critério mais favorável às prejudicadas.”
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Processo 1165431-60.2023.8.26.0100
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